最近,，國家知識產(chǎn)權(quán)局就《專利法實施條例》的修改征求公眾意見，其中包括將“檢索報告”制度改為“專利權(quán)評價報告”制度,，這樣的修改是否是一個名稱上變化,，還是實質(zhì)上有變動，業(yè)內(nèi)還有不同的理解,。筆者有幸加入了專利法實施細則修改的課題組,，司職于“檢索報告制度的完善”課題，現(xiàn)將所了解的一些情況整理出來,，以便讀者能更好地理解修改的本意,。
一、完善“檢索報告”制度的必要性
2000年專利法第二次修改時,，增加了“檢索報告”制度,，考慮到實用新型專利的授權(quán)采取初步審查制，權(quán)利的穩(wěn)定性不高,，為了合理地平衡實用新型專利權(quán)人與社會公眾的利益,，引導(dǎo)實用新型專利權(quán)人合理合法地行使權(quán)利，參考國外有關(guān)國家的立法實踐,，設(shè)計了“檢索報告”制度,。實施“檢索報告”制度以來，的確對一些不具備專利性的實用新型專利起到了一定的阻擋作用,，使公眾免遭訴累,，但也出現(xiàn)了一些急需完善改進的問題。對“檢索報告”的作用和性質(zhì),，也有不同的認識,。這次專利法第三次修改，明確了是專利權(quán)有效的初步證據(jù),。但檢索報告是否為立案的必備文件,，實踐中也出現(xiàn)了執(zhí)法不一的現(xiàn)象，有的法院認為必須提供檢索報告才能立案,，有的法院則不以為然,。最高法院的有關(guān)司法解釋規(guī)定“檢索報告”應(yīng)該提供,，但后來最高法院的民三庭在一個案件的批復(fù)中，有認為只要符合《民事訴訟法》第108條的規(guī)定,，就應(yīng)該立案。這樣的認識上的反復(fù),，使得公眾無所適從,，也是公眾對“檢索報告”的效力和作用認識更加混亂，此外,，申請“檢索報告”的主體僅限于專利權(quán)人,，是否作出“檢索報告”，公眾通過正常渠道無從知曉,，特別是“檢索報告”的結(jié)論如果對專利權(quán)人不利,，只要專利權(quán)人不說，公眾也難以得到,。通過國家審查資源作出的“檢索報告”,，不能廣泛地為公眾所利用；還有,，“檢索報告” 一經(jīng)作出,，除非有明顯錯誤，專利權(quán)人沒有任何申辯的機會,，只能借助于無效程序得到部分救濟,。總之,，實踐表明,，“檢索報告”制度還有種種不令人滿意的地方，如果不加以完善,，其作用十分有限,。
二、關(guān)于“專利權(quán)評價報告”制度的特點
“專利權(quán)評價報告”一詞,，借鑒了外國或地區(qū)的經(jīng)驗,。如日本在將實用新案由實質(zhì)審查改為形式審查后，其配套了“技術(shù)評價書”制度,，韓國也是如此,；我國臺灣地區(qū)也經(jīng)歷了將新型專利申請由實質(zhì)審查改為形式審查，因此也有“技術(shù)報告”制度,。
將“檢索報告”改為“專利權(quán)評價報告”,，不僅僅是名稱上的改變，我們更要關(guān)注其實質(zhì)上的作用,，本文下面就進行簡要的分析,。
?。?）“專利權(quán)評價報告”的范圍
與“檢索報告”相比,，“專利權(quán)評價報告”明顯地擴大了審查范圍,。由原來的只管“新穎性”與“創(chuàng)造性”審查，變成全方位的審查,，如是否公開充分，權(quán)利要求書是否得到說明書支持等,，或者說，凡是涉及無效的理由,，都可以在“專利權(quán)評價報告”中體現(xiàn)。這樣審查范圍的擴大,，極大地提高了“專利權(quán)評價報告”的質(zhì)量和可信度,；可以在某種程度上避免“檢索報告”認為具有“新穎性”與“創(chuàng)造性”,，而無效程序中卻被無效的情況出現(xiàn)。
2）突出了“專利權(quán)評價報告”的官方地位
“專利權(quán)評價報告”是依照專利法和專利法實施條例的規(guī)定,，由國家知識產(chǎn)權(quán)局中指定的實質(zhì)審查部門專門作出,，其結(jié)論具有法律依據(jù)和官方地位，盡管“專利權(quán)評價報告”本身沒有對專利權(quán)作出任何行政法意義上的處分,，不屬于具體行政行為,，但由于審查范圍的擴大，審查部門的專業(yè)性和唯一性,，可以說“專利權(quán)評價報告”的做出過程性質(zhì)上屬于“實質(zhì)審查”,，使得其仍具有很強的參考價值。
而“檢索報告”從名稱上或格式上,，與一般的服務(wù)咨詢機構(gòu)作出的“檢索報告”難以區(qū)分,。例如國家知識產(chǎn)權(quán)局專利檢索咨詢中心作出面向社會的服務(wù)咨詢機構(gòu)，也可應(yīng)任何請求人的請求,，做出“檢索報告”,，且“檢索報告”的格式上，也采用了通用的格式和標記符號,。特別是該專利檢索咨詢中心冠以“國家知識產(chǎn)權(quán)局”,，容易使人誤以為其也屬于官方做出的“檢索報告”，而且,，難免出現(xiàn)兩種“檢索報告”結(jié)論不一的情況,，筆者在課題調(diào)研的時候,，廣東省法院系統(tǒng)的知識產(chǎn)權(quán)法官就提出如此的疑問，他們都搞不懂 “檢索報告”的性質(zhì),，甚至質(zhì)疑為什么有這么多的機構(gòu)可以做出“檢索報告”,；更何況一般的公眾了。
?。?）“專利權(quán)評價報告”的做出更接近“實質(zhì)審查”
由于我國對實用新型和外觀設(shè)計專利申請采取“初步審查制”,，為了維護專利制度的尊嚴，有必要要求專利權(quán)人在行使專利權(quán)之前,，做一次“體檢”,。目前的“檢索報告”也體現(xiàn)了這一點,。但由于“體檢”的范圍過于狹窄，使得“檢索報告”制度還不能充分發(fā)揮作用,?！皩＠麢?quán)評價報告”的審查范圍擴大，使之更接近“實質(zhì)審查”,。但必須強調(diào)的是,，“專利權(quán)評價報告”的做出不屬于具體行政行為，專利權(quán)人沒有行政救濟的渠道,，因此,，在審查過程中，如果審查員的結(jié)論對權(quán)利人不利,，考慮到審查的時效性,，有必要給予權(quán)利人一次答辯的機會。這也是說,，“專利權(quán)評價報告”制度與“實質(zhì)審查”制度要有區(qū)別,，不能混為一談，否則就變成了“實質(zhì)審查”制了,。韓國在這方面經(jīng)歷的反復(fù)值得我們借鑒,，韓國自2007年起，又將實用新型專利申請改為“實質(zhì)審查”制,，而先前韓國對實用新型專利申請采取形式審查,，合格后即授權(quán)，但專利權(quán)人在行使專利權(quán)前,，則必須先提供“技術(shù)評價書”,，而“技術(shù)評價書”的做出完全等于“實質(zhì)審查”制，專利權(quán)人對“技術(shù)評價書”不服也有后續(xù)的司法救濟程序。因此在我國,，“專利權(quán)評價報告”制度還不能變?yōu)椤皩嵸|(zhì)審查”制度,；同時，也不能變成專利無效宣告程序,。 如果不做出這樣的區(qū)分,，“專利權(quán)評價報告”也就沒有存在的意義了。
?。?） 申請“專利權(quán)評價報告”的主體有所擴大
目前,，申請“檢索報告”的主體還只限于專利權(quán)人。在課題研究中,，課題組設(shè)想將申請“專利權(quán)評價報告”的主體擴大到利害關(guān)系人，甚至可以擴大到任何公眾,。但《專利法實施條例》規(guī)定了只限于專利許可合同的被許可人,。筆者認為，如此主體擴大的范圍實在是太小了,，幾乎等于沒有擴大,。因為目前大多數(shù)的專利許可合同中，被許可人與專利權(quán)人的關(guān)系十分密切,，有些被許可人就是專利權(quán)人的關(guān)聯(lián)公司,，因此被許可人索要“專利權(quán)評價報告”的動力有限?；蛘哒f,，專利權(quán)人根本就不會對被許可人封鎖“專利權(quán)評價報告”。而對于專利侵權(quán)訴訟的潛在被告來說,，他還是不能通過正常渠道來主動申請“專利權(quán)評價報告”,；因此，這一點上,，《專利法實施條例》并沒有實質(zhì)改變既往的申請“檢索報告”的主體只限于專利權(quán)人的做法,。好在《專利法實施條例》規(guī)定一旦做出“專利權(quán)評價報告”，則在專利公報上予以公布,，這樣的規(guī)定使得專利權(quán)人無法隱瞞“專利權(quán)評價報告”做出的事實和真相,，在某種程度上彌補了對“專利權(quán)評價報告”申請主體的限制。
三,、小結(jié)
可以說,，從“檢索報告”到“專利權(quán)評價報告”，這其中有著很多本質(zhì)上的改善,。在形式上,，為了區(qū)分歧他檢索咨詢單位所作的“檢索報告”，將來對“專利權(quán)評價報告”的格式，也有所改進,，比如,，增加一個類似于“專利登記簿”的封皮，上面有“國家知識產(chǎn)權(quán)局”的名稱與徽記,，并明確指出是根據(jù)專利法及實施條例的相關(guān)規(guī)定做出的聲明,。同時，為了配合專利侵權(quán)訴訟,，專利法修改草案明確規(guī)定對“專利權(quán)評價報告”,，專利權(quán)人“應(yīng)該提供”。還有一點需要指出的是,，對于外觀設(shè)計專利,，也要根據(jù)專利法及實施條例的相關(guān)規(guī)定，設(shè)置了“專利權(quán)評價報告”制度,；這一方面是針對兩種采取初步審查制的專利類型“一視同仁”,，一方面，目前關(guān)于外觀設(shè)計檢索數(shù)據(jù)庫的建設(shè)已經(jīng)取得初步成效,，并且從人力物力上加以保證,。
可以預(yù)見，隨著“專利權(quán)評價報告”制度的推行,，專利制度將更加適應(yīng)我國的國情,，專利法的立法宗旨將得到更好的貫徹執(zhí)行。 |
